Как правильно оформить лицензионный договор на использование товарного знака

Содержание статьи
Интеллектуальная собственность представляет собой ценный актив, который также можно сдавать в «аренду» и получать регулярный пассивный доход. Поделиться можно не только изобретением или компьютерной программой (игрой), но и собственным брендом (товарным знаком). Нужно только правильно оформить передачу интеллектуальных прав другому пользователю. Иначе сделка рискует не состояться.
Особенности лицензионного договора
|
Суть лицензионного соглашения
Лицензия представляет собой письменный договор, определяющий условия передачи и порядок использования исключительных прав на интеллектуальную собственность. Правообладатель (собственник) выступает в качестве лицензиара, а временный пользователь — в качестве лицензиата.
По своей правовой природе эта сделка ближе всего к аренде, когда собственник недвижимости позволяет другим лицам пользоваться своими квадратными метрами на оговоренных в договоре условиях. Собственник остается прежним, но имущество переходит во владение к определенному пользователю. По такому же принципу строятся отношения между лицензиаром (условным арендодателем) и лицензиатом (фактически арендатором).
Например, после регистрации бренда Роспатент вносит в реестр интеллектуальной собственности сведения о товарном знаке и его правообладателе. С этого момента собственник товарного знака получает всю полноту прав в отношении зарегистрированного обозначения. Фактически, он приобретает монополию на бренд: только он может работать под этим обозначением, наносить логотип на продаваемые товары/услуги, использовать в рекламных акциях и в доменном имени сайта.
Также собственник интеллектуальной собственности может свободно распоряжаться своим нематериальным активом. В частности, он может делиться своим товарным знаком с другими лицами, предоставляя им права на временное использование бренда. Такое сотрудничество может оказаться очень выгодным для той и другой стороны.
- Собственник сможет расширить географию продаж и повысить узнаваемость торговой марки. Приятным бонусом станет получение пассивного дохода в виде лицензионных отчислений.
- Получатель, в свою очередь, сможет не тратить ресурсы на создание и рекламу собственного торгового обозначения. По лицензии он получит возможность продвигать свои товары или услуги под чужим, но известным брендом.
Важно только помнить, что помимо лицензионного соглашения есть иные правовые конструкции, которые также могут быть использованы для передачи интеллектуальных прав. Выбор того или иного типа договора зависит от конкретных целей и задач, которые ставит перед собой правообладатель. При этом название договора принципиального значения не имеет: в случае возникновения спора суд будет принимать решение, исходя из сути отношений, которые фактически сложились между участниками сделки.
Популярные виды договоров, связанные с передачей интеллектуальных прав на товарный знак.
1.Договор отчуждения прав. Подразумевает смену собственника, когда весь объем прав в отношении интеллектуальной собственности переходит к новому лицу навсегда и без каких-либо ограничений.
2.Договор коммерческой концессии или франчайзинга. Продажи франшизы подразумевает не только передачу прав на товарный знак, но также оказание консультационной и технической поддержки. Фактически пользователь получает по франшизе готовую бизнес-модель с подробными инструкциями и секретами производства.
Видео о регистрации товарного знака
Как правильно составить лицензионное соглашение для использования товарного знака
Заключая сделку, стороны должны согласовать и утвердить все существенные условия, перечисленные в законе. Для лицензионного соглашения это, прежде всего, предмет сделки (исключительные права на товарный знак), цена и способы использования интеллектуальной собственности. Другие условия является не менее важными, однако их отсутствие в договоре хоть и затруднит разрешение споров между участниками, но не приведет к признанию сделки незаключенной.
Поэтому при составлении лицензионного соглашения необходимо самым тщательным образом проработать именно эти существенные условия. А затем уже продумать остальные пункты, определяющие порядок взаимоотношений между сторонами при решении тех или иных вопросов.
-
Предмет.
Предмет — это подробное описание объекта интеллектуальной собственности, права на который передаются по договору. Необходимо конкретизировать характеристики товарного знака, в частности, указать данные о регистрации в Роспатенте (реквизиты охранного свидетельства). Можно приложить изображение фирменного обозначения на материальном носителе.
-
Порядок использования товарного знака.
В лицензии обязательно должны быть оговорены все способы и пределы использования товарного знака. Лицензиат получает только тот объем прав, который указан в лицензии. Необходимо прямо оговорить все ограничения.
Например, если не указать в договоре, что товарный знак можно использовать только в определенном регионе, то исключительные права на бренд будут действовать на всей территории России (по умолчанию). В результате может так получиться, что лицензиар и лицензиат станут конкурировать друг с другом в переделах одного субъекта.
Есть два варианта лицензии на использование товарного знака: исключительная и простая.
- Если правообладатель (собственник) хочет сохранить за собой право на использование товарного знака, то нужно подписывать простую лицензию. Тогда владелец бренда сможет продолжать работать под своим фирменным обозначением, а также передавать часть прав иным лицам по аналогичным договорам.
- Исключительную лицензию можно подписать только с одним лицензиатом, причем владелец бренда на время действия такой лицензии лишится права использовать свою интеллектуальную собственность. -
Цена.
Использование товарного знака по лицензии предполагает возмездный характер. Договором могут быть предусмотрены различные варианты оплаты: единоразовый платеж, периодические выплаты в виде конкретных сумм или процента от прибыли и т. д. В том числе допускается смешанный порядок расчетов, например, сначала лицензиат перечисляет определенную сумму, а затем по установленному графику платит проценты.
Если же условие об оплате не согласовать, то лицензионный договор может быть признан незаключенным.
-
Срок.
Срок уже не является настолько важным условием, чтобы из-за него не состоялся переход прав. Если в договоре конкретный срок не определен, то предполагается, что лицензиат получает исключительные права на пять лет.
Важно помнить, что срок предоставления лицензии на товарный знак не может превышать срок действия исключительных прав. Так как товарные знаки регистрируются Роспатентом на 10 лет, соответственно, предельный срок лицензии также 10 лет. Если лицензия предоставляется по прошествии 4-х лет после регистрации, то ее срок будет уже ограничен шестью годами.
Если прописать в договоре, что лицензия выдается на срок действия исключительных прав, то есть риск, что при пролонгации регистрации товарного знака лицензионное соглашение также будет продлено автоматически.
-
Возможность сублицензии.
Лицензиат также может поделиться полученными исключительными правами с другими лицами. Однако на заключение сублицензионного соглашения необходимо получить согласие собственника товарного знака. Такое согласие возможно оформить в виде отдельного документа, но лучше сразу включить такое условие в текст лицензионного соглашения.
По сублицензии лицензиат сможет передать не более прав, чем получил сам от собственника товарного знака. Если соглашением не предусмотрено иное, то лицензиат продолжает нести ответственность перед собственником торговой марки за действия сублицензиата.
-
Одностороннее расторжение лицензии.
Собственник бренда обладает правом на односторонний отказ от сделки на основании закона (при нарушении контрагентом правил оплаты). Лицензия автоматически аннулируется через 30 дней после соответствующего уведомления лицензиата, который не погасил долги.
Аналогичное право лицензиат получает, только если данное условия четко прописано в лицензионном договоре.
-
Иные условия.
Дополнительно в лицензионном соглашении можно прописать алгоритм разрешения споров, порядок действий при наступлении форс-мажора, определить границы ответственности и многое другое. В случае возникновения непредвиденной ситуации, стороны будут иметь четкое представление о дальнейших действиях, что избавит от лишних конфликтов и недопонимания.
Как юридически правильно оформить лицензию на товарный знак
Лицензионный договор о передаче товарного знака может быть заключен только в письменном виде. Более того, переход исключительных прав на такую интеллектуальную собственность в обязательном порядке регистрируется в патентном ведомстве. Несоблюдение указанных нюансов может привести к признанию сделки недействительной.
Регистрация в Роспатенте проводится в заявительном порядке и подразумевает оплату определенных пошлин за предоставление государственных услуг. Заявление заполняется строго по установленной форме. К заявлению прикладываются необходимые документы, к примеру, доверенность на представителя, заверенный перевод иностранных документов и пр.
Размер пошлин в 2024 году составляет следующие суммы:
- за рассмотрение заявки о регистрации лицензионного соглашения — 13,5 тыс. руб. за один товарный знак (+11,5 тыс. руб. доплата за каждый следующий знак);
- за рассмотрение заявки о регистрации изменений лицензионного соглашения без расширения предмета договора, в том числе за регистрацию расторжения лицензионного соглашения — 3,3 тыс. руб.;
- за рассмотрение заявки о регистрации изменений лицензионного соглашения, связанных с расширением предмета договора — 3,3 тыс. руб. + 11,5 тыс. руб. за каждый следующий товарный знак.
Указанные суммы могут быть уменьшены на 30%, если заявитель обратится в Роспатент по цифровым каналам связи (полностью электронное взаимодействие).
По регламенту сроки регистрации передачи прав на товарный знак могут составить два-три месяца (до 68 рабочих дней). В случае вынесения отказа в регистрации перечисленные в бюджет суммы пошлин не возвращаются. Поэтому следует тщательно готовиться к регистрирующим процедурам и формировать комплект документов под руководством опытных специалистов по интеллектуальной собственности.
