Споры по лицензионному соглашению

Споры по лицензионному соглашению — один из самых распространенных и сложных видов конфликтов, возникающих между предпринимателями в сфере интеллектуального права.  Гражданское законодательство регулирует сделку кратко (содержит несколько статей), поэтому большинство правил выработано судебной практикой.

Лицензия предполагает передачу правообладателем прав на результаты интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации в пользование другому лицу. В содержании данной сделки обязательно должны быть оговорены предмет соглашения, пределы его использования и цена. Иначе ЛД признают незаключенным. Не менее важно согласовать и иные условия. Например, сроки, право на односторонний отказ от договора, возможность передачи прав третьим лицам на условиях сублицензии, исключительность лицензии и др. Детальное урегулирование отношений сторон поможет избежать споров по лицензионному соглашению.

Лицензионное соглашение: общая характеристика

Материальными активами предпринимателей являются не только деньги и вещи, но и права на интеллектуальную собственность (далее также ИС). Этими правами можно владеть, пользоваться, распоряжаться, в частности, отчуждать или передавать во временное пользование. Передача прав на ИС в «аренду» регулируется лицензионным договором (далее также ЛД, лицензия).

По лицензионному соглашению одна сторона (лицензиар) передает другой стороне (лицензиату) за плату права на использование объекта ИС в оговоренных пределах. Эти пределы могут касаться:

• времени, в течение которого лицензиат может пользоваться объектом ИС (может быть любым, но не должен превышать срок действия исключительного права на объект ИС);

• способов использования (например, стороны могут договориться, что при передаче прав на произведение лицензиат может только его воспроизводить и распространять, а переводить не может);

• места использования (к примеру, стороны могут договориться, что лицензиат может использовать товарный знак только в отдельных регионах РФ или в отдельных населенных пунктах).

ЛД заключается исключительно в письменной форме. В некоторых случаях переход прав по сделке придется зарегистрировать в Роспатенте — если по лицензии передаются права на объекты ИС, которые подлежат регистрации в патентном ведомстве (к примеру, регистрации подлежат товарные знаки, изобретения, знаки обслуживания и др.).

Право пользования на объект ИС передается лицензиату на условиях простой или исключительной лицензии. Последняя предполагает, что лицензиар может заключить ЛД только с лицензиатом и ни с кем больше. А еще на время действия соглашения лицензиар сам лишается возможности пользоваться своими правами на объект ИС.

На что обратить внимание, оформляя лицензию

На практике ЛД нередко используется как упрощенная версия договора коммерческой концессии. Франшиза обязывает сторон сделки детально регулировать бизнес-процессы, возлагает на правообладателя дополнительные обязательства. В рамках лицензии же такой конкретизации отношений не требуется.

Однако это не значит, что оформление лицензии — это простая сделка. Есть много нюансов, которые нужно согласовать и проверить, прежде чем подписывать договор. Лучше поручить эту работу опытным юристам по интеллектуальному праву компании «Консалт-групп».

1. Лицензиаром по ЛД может выступать только автор, правообладатель или иное лицо, у которого есть полномочия на распоряжение правами на объект ИС.

2. Предмет лицензии — это существенное условие сделки. Чтобы договор считался заключенным, нужно описать в тексте соглашения объект ИС, реквизиты документы о регистрации объекта ИС, способы использования и объем прав лицензиата (к примеру, возможность передачи прав по сублицензии, одностороннего отказа от договора).

   Справка. Особое внимание следует уделить географическим пределам использования. Это важно для предпринимателей, которые по лицензии передают права на средства индивидуализации товаров и услуг. Следует ограничить возможность использования прав на объект ИС в месте реализации товаров лицензиаром, чтобы избежать конкуренции со стороны лицензиата.

3. Отдельно следует оговорить вид ЛД. По умолчанию считается, что стороны заключают соглашение на условиях простой лицензии.

4. В возмездном ЛД существенным условием также является цена. При несогласовании платы за пользование объектом ИС договор могут признать незаключенным.

5. А еще следует указать срок действия лицензии. Иначе это условие будет регулироваться по закону. По умолчанию срок действия лицензии составляет 5 лет.

Судебная практика по ЛД

В ГК РФ регулированию ЛД посвящено всего лишь несколько статей. Большая часть правил об оформлении и исполнении данного вида сделки по распоряжению правами на ИС выработано судебной практикой.

Рассмотрим важные позиции арбитражных судов, которые помогут определиться со стратегией защиты прав в случае возникновения спора по лицензионному соглашению.

Лицензиат платит за право пользования объектом ИС, а не за результат

На практике часто случается, что пользователь отказывается осуществлять выплаты по ЛД в пользу лицензиара, потому что не получает ожидаемого экономического эффекта. Другими словами, лицензиар не хочет платить, потому что не смог извлечь ожидаемую прибыль из использования чужого права на ИС.

КС РФ и ВС РФ неоднократно признавали подобное поведение лицензиатов незаконным. В Определении 2014 г. № 96-О КС РФ указал, что вознаграждение по ЛД выплачивается за предоставление права пользования объектом ИС. Такая же позиция изложена в Постановлении Пленума ВС РФ 2019 г. № 10.

Также в своих решениях органы правосудия указывали, что платить по лицензии нужно вне зависимости от того:

• пользуется ли лицензиат приобретенным объектом ИС (определение ВС РФ № 301-ЭС14-1228 2014 г.);

• получил ли лицензиат ожидаемый экономический результат от использования прав на объект ИС (постановление СИП по делу № А27-17959/2018).

Неправильная формулировка о сроке лицензии может повлечь автоматическое продление ЛД

Ранее было отмечено, что срок лицензии не может превышать срока действия исключительного права на объект ИС. Например, если срок действия свидетельства на знак обслуживания 10 лет, 4 из которых уже истекли, срок выдачи лицензии не может быть более 6 лет.

Иногда стороны сделки в угоду соблюдения данного требования формулируют условие о сроке лицензии, как «до окончания срока действия исключительного права». Такая формулировка является опасной, потому что в случае продления срока действия исключительного права, лицензионное соглашение автоматически подлежит продлению. Это правило Пленум ВС РФ сформулировал в п. 39 Постановления № 10 2019 г.

Причем автоматическая пролонгация лицензии может происходить бесконечное количество раз (см. Апелляционное определение Московского гор. суда по делу № 33-48873/15).

ЛД не считается публичным договором

На практике принято размещать условия лицензионного соглашения в открытом доступе, поэтому многие предприниматели воспринимают лицензию как публичный договор — соглашение, которое лицензиар должен заключить с каждым, кто к нему обратиться. На самом деле это не так.

По закону лицензия не признается публичным договором. И в своих решениях СИП неоднократно указывал на это. Например, в постановлении по делу № А40-66891/2014 суд указал, что ЛД «не является публичным и не подлежит заключению в обязательном порядке». В решении по делу № А40-142951/2014 СИП сделал вывод о том, что наличие формы или проекта ЛД «не свидетельствует о том, что он является договором присоединения».

Однако при этом есть еще договор присоединения к отрытой лицензии. Он считается публичным. Потому в каждом конкретном случае нужно выяснять, с чем столкнулся предприниматель.

Лицензиат не считается правообладателем объекта ИС

По ЛД лицензиаром лицензиату передается только право использования объекта ИС. Правообладателем исключительных прав на объект ИС остается лицензиар, соответственно, лицензиат таковым не становится (Постановление СИП по делу № А63-7460/2014). А, значит, лицензиат не может защищать исключительные права на объект ИС тем же способами, что и правообладатель. Например, он не может запрещать другим лицам использовать объект ИС, если такое правомочие прямо не предусмотрено условиями лицензии.

Лицензиат может защищать свои права только как сторона ЛД и в его рамках.

Лицензиар может продать объект ИС без согласия лицензиата

Лицензиар как собственник объекта ИС может распоряжаться им по своему усмотрению, в частности, продать его по договору отчуждения. ГК РФ не предусматривает необходимости в таком случае получать согласие лицензиата при наличии действующей лицензии.

Однако в случае перехода прав на объект ИС лицензионное соглашение продолжает действовать, а новый собственник объекта ИС становится лицензиаром по действующей лицензии на согласованных прежним участником сделки условиях (п. 40 Постановления Пленума ВС РФ № 10 2019 г).

Предметом ЛД могут быть права на еще несуществующие объекты ИС

В п. 47 Постановления Пленума ВС РФ № 10 2019 г. сказано, что закон не запрещает передавать по лицензии права на объекты ИС, которых еще не существует на день заключения ЛД. Но есть 2 важных нюанса оформления сделки с таким предметом.

1. Нужно детально описать предмет, чтобы можно было определить конкретный объект ИС, в отношении которого заключается соглашение.

2. Есть будущий объект ИС подлежит гос. регистрации, то после регистрации объекта нужно будет зарегистрировать в Роспатенте и переход прав по лицензии.

Договор отчуждения прав на ИС могут переквалифицировать в лицензионный

Договор отчуждения исключительных прав направлен на изменение правообладателя у объекта ИС. Он предполагает полную и безоговорочную передачу всех прав на объект ИС.

Если в сделке появляются условия, которые определяют способы использования объекта или устанавливают сроки использования, то к отношениям применяются правила о лицензионном соглашении (см. п. 37 Постановления Пленума ВС РФ №10 от 2019 г.).