Распоряжение интеллектуальными правами

А если нужна помощь с оформлением сделки по распоряжению интеллектуальными правами, обращайтесь к услугам юристов компании «Консалт-групп».

Как изменить владельца прав на ОИС? Договор отчуждения прав на ОИС

Как продавец может продать свой товар (материальную вещь) покупателю, так и правообладатель может передать все имущественные права на ОИС другому лицу. Такая сделка оформляется не стандартным контрактом купли-продажи, а договором на отчуждение исключительных прав (далее также — договор на отчуждение, договор на отчуждение ИП).

Согласно п. 1 ст. 1234 ГК РФ договор на отчуждение предполагает передачу от правообладателя приобретателю всех имущественных прав на ОИС. В результате сделки приобретатель становится новым владельцем результатов интеллектуальной деятельности (РИД) или средств индивидуализации (СИ) и может распоряжаться ими по своему усмотрению.

Существенными условиями договора на отчуждение ИП являются предмет и цена.

Предметом данного соглашения являются права на отчуждаемые ОИС. Перечислять конкретные правомочия не обязательно и даже не желательно, потому что, не упомянув какую-то возможность нового владельца, можно тем самым ограничить его права. А как мы выяснили, ограничение прав влечет переквалификацию соглашения в лицензионное.

Предмет согласовывается путем написания наименования ОИС, его основных характеристик и информации о документах на объект (к примеру, если передаются права на торговую марку, то нужно указать реквизиты свидетельства на товарный знак).

Для возмездной сделки по отчуждению также важно согласовать условие о вознаграждении. Оно может быть согласовано путем указания на конкретную цену или порядок ее определения. В частности, стороны могут договориться о разовом или периодических платежах по сделке, выплате роялти.

Справка. По своей природе договор считается возмездной сделкой. Если правообладатель хочет «подарить» свои права на ОИС, в соглашении нужно прямо указать на безвозмездность сделки. При отсутствии данного упоминания и одновременном несогласовании цены договора, соглашение признается незаключенным.

Необязательными, но важными с точки зрения рисков сторон условиями договора на отчуждение ИП являются:

• срок исполнения соглашения;

• срок передачи носителей, документов и иных материальных объектов, которые нужны для использования и реализации прав на передаваемый по договору ОИС;

• ответственность сторон за неисполнение или ненадлежащее исполнение взаимных обязательств;

• право на односторонний отказ сторон от договора (у правообладателя такое право есть в силу закона, а вот приобретателя закон так не оберегает).

Договор на отчуждение обязательно оформляется в письменном виде, иначе он будет признан недействительным. Если по сделке передаются права на ОИС, которые должны регистрироваться в Роспатенте, например, на торговую марку, то и договор нужно будет зарегистрировать в патентном ведомстве.

Как передать права на ОИС в пользование?

Когда правообладатель не хочет лишаться прав на свой ОИС, но при этом хочет передать ОИС для использования другим лицом, он может прибегнуть к конструкции лицензионного соглашения или договора франчайзинга.

Выбор между этими двумя видами соглашений зависит от задач, которые преследуют стороны отношений.

Лицензия

Лицензионный договор (далее также ЛД) похож по своему принципу действия на договор аренды материальных объектов. Основное отличие от аренды в том, что по ЛД передаются права на ОИС.

Также ЛД похож на договор на отчуждение ИП. По этому соглашению правообладатель (лицензиар) передает другому лицу (лицензиату) права на ОИС. Однако основное отличие в том, что по ЛД передача прав ограничена. Может быть ограничен:

• объем прав (например, произведение можно использовать только в некоммерческих проектах со ссылкой на правообладателя);

• географию использования (например, знак обслуживания можно использовать только в конкретном регионе, чтобы не создавать конкуренцию правообладателю в его субъекте);

• срок использования и др.

Существенными условиями лицензионного договора являются предмет и цена.

Предмет ЛД — права на ОИС. Их стоит согласовать максимально подробно, указав:

• ОИС, его характеристики и реквизиты документа на ОИС (если он подлежит регистрации);

• способы использования прав на ОИС (объем прав лицензиата и ограничения этих прав).

К условиям о размере или способе определения вознаграждения применяются те же правила, что и для договора на отчуждение ИП (см. раздел «Как изменить владельца прав на ОИС…»).

Также в лицензионном соглашении следует урегулировать:

• срок договора;

• возможность передавать права на ОИС по сублицензии;

• вид лицензии (простая или исключительная);

• возможность на односторонний отказ от соглашения;

• ответственность сторон.

Справка. В ЛД можно ограничить не только права лицензиата, но и лицензиара путем определения вида лицензии. Она может быть простой или исключительной. Простая лицензия позволяет правообладателю передавать права на ОИС по ЛД неограниченному количеству контрагентов. Исключительная лицензия предполагает сотрудничество только с одним лицензиатом. Причем на время заключения договора лицензиару запрещено самостоятельно использовать свой ОИС.

Также, как договор на отчуждение, ЛД оформляется исключительно письменно. При передаче прав на ОИС, которые подлежат регистрации в патентном ведомстве, сделку придется тоже зарегистрировать.

Договор коммерческой концессии

На практике ЛД воспринимается как упрощенный вариант договора коммерческой концессии (далее также ДКК, франшиза). Если по ЛД лицензиар передает в пользование какой-то объем прав на ОИС, то по ДКК предприниматель передает проверенную на практике рабочую бизнес-модель.

Другими словами, ДКК предполагает не только передачу прав на ОИС в пользование, но и включает подробное описание бизнес-процессов, детальные инструкции по использованию ОИС и ведению предпринимательской деятельности.

Правообладатель в ДКК называется франчайзером, а покупатель франшизы — франчайзи.

Предметом сделки может быть право:

• реализовывать товары франчайзера;

• производить товары под брендом франчайзера;

• предлагать свои услуги под брендом франчайзера и др.

Для этого франчайзи передается комплекс прав на ОИС: торговая марка, коммерческое обозначение, ноу-хау и др. Причем в договоре франшизы, как и в ЛД, можно ограничить способы, сроки и пределы использования этих прав на ОИС.

В целом, в отношении передачи прав на ОИС к франшизе применяют положения о договоре ЛД. Здесь также:

• существенным условием является цена сделки;

• следует согласовать сроки использования ОИС, ответственность сторон;

• соблюсти требования о письменной форме и регистрации сделки, в случае передачи прав на регистрируемые ОИС.

При этом в рамках ДКК нужно четко расписать бизнес-процессы, а у правообладателя появляется перечень дополнительных обязанностей:

• помогать франчайзи технически и консультациями;

• предоставить ему коммерческую и техническую документацию;

• осуществлять контроль над качеством производимой франчайзи продукции или оказываемых им услуг.

Важно! Франшиза на практике часто используется для искусственного дробления бизнеса, чем привлекает внимание налоговых и антимонопольных органов. При оформлении и исполнении сделки следует уделить особое внимание независимости сторон и отсутствию дискриминационных условий.

Как гарантировать исполнение обязательств с помощью прав на ОИС? Залог исключительных прав

Помимо «продажи», «дарения», «аренды» прав на ОИС, их можно использовать и в рамках способов обеспечения обязательств сторонами сделки. К примеру, права на ОИС часто используют в качестве предмета договора залога исключительных прав.

Залог прав на ОИС похож на традиционную сделку материальных объектов. Чтобы гарантировать кредитору исполнение основной сделки, залогодатель на время ограничивает свои права на ОИС. Если должник не исполняет сделку, то кредитор может обратить взыскание на заложенные ОИС.

Сделка оформляется в письменном виде. Если в залог передаются права на ОИС, которые подлежат регистрации в Роспатенте, то и договор залога нужно будет зарегистрировать в патентном ведомстве.

Распоряжение будущими правами на ОИС. Договор авторского заказа

Договор отчуждения и ЛД позволяют распоряжаться правами на ОИС, которые уже существуют. Однако нередко на практике предприниматели обращаются к творческим людям (программисты, дизайнеры, фотографы и др.) в целях создания для их бизнес-задач продукта творческой деятельности. Такие отношения между предпринимателем и творческим «подрядчиком» оформляются с помощью договора авторского заказа (далее также ДАЗ).

ДАЗ позволяет получить права на ОИС, который будет создан его автором в будущем. В контракте стороны обязательно прописывают существенные условия:

• требования к будущему РИД;

• цену договора (нужно указать конкретную стоимость работы, порядок ее определения или прямо написать, что работа исполняется бесплатно).

• сроки исполнения поручения.

Условия перехода прав на РИД заказчику не является существенными. Но их следует обязательно согласовать, иначе все права на произведение будут принадлежать их автору (в том числе, исключительные).

1. Если стороны согласуют полный переход прав по ДАЗ, то отношения сторон в этой части будут регулироваться правилами о договоре на отчуждение ИП.

2. Если стороны согласуют частичный переход прав по ДАЗ, то отношения сторон в этой части будут регулироваться правилам о лицензионном соглашении.